申请注册商标时指定使用商品/服务的选择

2007年09月12日

按照《商品和服务国际分类表》,共有45类商品和服务。申请注册一件商标,如果不交加项费,就只能指定十个商品/服务。这里所说的商品,是指分类表中的具体商品,不能是类似群的名称,例如在第25类中,特种运动服装就是类似群的名称,不能作为指定使用的商品,指定使用的商品必须是具体商品,如驾驶员服装、游泳衣,等等。

按照商标法的规定,相同/近似商标不得在相同/类似的商品上申请注册,所以,在每一个类似群选择指定一个商品,每一个类似群都指定保护的话就可以使自己的商标得到最大范围的保护,但使用该商标的时候又会感觉到不方便,因为,所选的商品概念过于宽泛,不能与实际使用的商品对应起来。处理这种问题,我们一般建议:对于实际使用的商品,在选择指定时可以细致一些,比如精确到裤子、工装,方便对自己商标的使用,对于为扩大保护范围而指定的商品,可以含义宽泛一些,如帽、袜即可。

在国外注册人的商标档案中,我们有时候会看到一些商品分类表上没有的商品,或者是把类似群的名称作为商品名称来指定使用。这种情况一般有其特定历史原因,还有的是提供了商品说明,所以国家商标局才会核准其注册。我们在申请注册商标的时候,还是应该按照商品分类表来选择指定商品,以避免被迫补正以及由此带来的种种烦恼。

对于能否使用与指定商品类似的商品的问题,存在一些分歧。在有的国家,注册人只能使用已经指定保护的商品,如果在其他商品上使用,均视为未注册商标。在我国,一般是不反对将使用在未指定但又包含或类似的商品上的商标视为注册商标,但对其保护的力度相应应该弱一些。曾经有一个注册人将其化妆品上的驰名商标对外宣传为在化妆品及香皂上均驰名,国家商标局以批复形式认定该行为非法。

兰加余:“以卵击石”型商标侵权案件的探析

2007年09月12日

案件事实非常简单,丽水某小型饮料公司注册了“蓝色风暴”文字商标,使用在碳酸饮料产品上,主要市场在浙江省。著名的百事可乐公司新推出瓶装饮料产品中,某系列产品在瓶盖上标注“蓝色风暴”文字。丽水公司产品在市场销售过程中被工商部门疑为假冒可口百事公司的产品,险被立案查处。现丽水公司向杭州中院起诉百事可乐公司商标侵权,要求停止侵权、消除影响、赔偿损失。
本案的特殊性在于一个没有任何知名度的企业基于一个同样没有知名度的商标向另外一个拥有世界知名商标的世界知名企业主张商标侵权。这类案件实践中比较少见,本人以为值得关注,故戏称为“以卵击石”型商标侵权案件。正因为这种特殊性的存在,引起诸多法律问题的思考,现提出与诸位同仁探讨:
本案中,明确商标专用权归属以及同类商品上使用相同或近似的商业标志等方面没有争议,存在分歧的主要以下几点:
一、适用法律的问题:本案适用商标法第五十二条第(一)项还是适用商标法第五十二条第(五)项所延伸的商标条例第五十条第(一)项。
一种看法认为这是本案是否认定构成侵权的关键,该观点的逻辑为百事可乐公司在瓶盖上使用“蓝色风暴”文字,只是便于消费者区分百事可乐自己众多商品中的不同系列产品的名称,纯粹是作为商品名称使用,不是作为商品商标使用,不能适用商标法第五十二条第(一)项的规定,只能适用商标法第五十二条第(五)项所延伸的商标条例第五十条第(一)项的规定,侵权成立必须要以“误导公众”为构成要件,由于可口可乐公司及其商标的世界知名程度,主观上不存在误导公众的心理目的,并且客观上由于可口可乐公司饮料产品的驰名程度以及整体特殊性,与丽水公司产品有着巨大的差别,消费者完全可以识别可口可乐公司的产品,不会误导相关公众会对百事可乐公司的“蓝色风暴”与丽水公司的“蓝色风暴”产品相互混淆。因此百事可乐公司的行为不构成商标侵权。
这种观点非常符合百事可乐公司的利益,因为如果适用商标法第五十二条第(一)项的规定,认定百事可乐公司的行为属于商标使用,就不需要审查是否“误导公众”,那么侵权成立就非常明确。如此结果必定不是被告百事可乐公司希望看到的。
解决法律适用的问题,先要排除以下几个疑点:
1、商标法第五十二条 (一)未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的。该规定中的“商标使用”如何理解。
首先商品上的标注有很多种,最为常见的是生产时间、生产地点、生产厂家、产品编号、产品成分、使用方法、注意事项等等基本商品信息,这些不是商标使用。其次为了吸引消费者或宣传产品对商品的色彩、形状、个性、性能、风格等包装装潢方面的使用,同样不是商标使用。商品名称的使用与商标使用最为接近,一定条件下可以转化或者混同,但两者有着根本的不同。举一个简单的例子,福特汽车生产很多种类的车型,有嘉年华、蒙迪欧、福克斯等等,其中汽车上关于排量、发动机缸数及排列等属于基本信息使用,汽车的颜色、内饰、车身形状等属于包装装潢使用,嘉年华、蒙迪欧、福克斯等则是商品名称使用,而商标使用的只有一个都是福特(FORD)。为了说明问题,再举一个例子,浙江绿城房地产公司开发的楼盘产品有桂花城、黄龙世纪广场、丁香公寓等等,其中桂花城、黄龙世纪广场、丁香公寓等是作为楼盘商品名称使用,而作为商标使用的只有绿城文字和图形商标。从上述两个例子来看,商标使用是直接表示商品的不同来源,其根本目的和基础作用在于识别和区分来源,商标的使用并不要求与商品的性能、风格、个性、产地等各种客观因素有某种关联。而商品名称使用通常是是为了向消费者说明商品的某一方面的特征,反映与商品的自身客观因素有某种联系的信息,商品名称使用的目的不在于区分来源,而主要在于表现商品的某种特征。但是,商品的名称经过长期使用,产生较大的知名度,形成显著的特征,同样会起到很好的区分商品来源的作用,这种情况下就会产生转化或者混同,比如浙江绿城房地产开发公司中的“桂花城”系列楼盘,就因为其独特的个性和知名度已经超越了作为楼盘名称的作用,能够产生区分商品来源的商标识别作用。
在上述理解基础上,回到本案,应该非常明显,可口可乐公司只是为了迎合部分青年消费群体对“酷”、“炫”等时尚追求,试图通过“蓝色风暴”文字的标注表示商品的某种个性或者意境特征,从而吸引更多的消费者,并且由于百事可乐商标的巨大驰名程度以及突出的显著特征,“蓝色风暴”在百事可乐商品上的使用不能起到区分商品来源的作用,因此本人认为,本案可口可乐公司在商品瓶盖上使用“蓝色风暴”文字属于商品名称使用,不属于商品商标使用。
2、如何理解商标条例第五十条,有下列行为之一的,属于商标法第五十二条第(五)项所称侵犯注册商标专用权的行为:(一)在同一种或者类似商品上,将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用,误导公众的。其中“误导公众”的理解是本案的关键。
首先明确,商标侵权中的“误导公众”指的是对商标识别的误导,
即对商品来源的误导,不是商品特征的混淆,反不正当竞争法所调整的禁止使用知名商品的特有名称中的“足以造成混淆”主要指的就是商品特征或商誉的混淆。
其次,误导公众是任何商标侵权行为的本质特征。这是由商标的基本作用和性质决定的。商标法第五十二条第(一)至第(四)项立法条文上尽管并没有明确要求导致混淆或误导公众,但并不表示该类商标侵权行为不需要考察误导或混淆的问题,只是立法者主观上认为这些行为属于最为典型最为明显的商标侵权行为,只要具备这些行为表现,必然破坏商标的识别功能,肯定构成混淆和误导,根本不需要另行表述混淆或误导的规定。至于该条第(五)项的规定其他商标侵权行为同样都必须遵从误导公众的基本要求。
商标的基本作用和性质是识别作用,商标的其他特殊价值和意义都是在这个基本作用和性质上形成的。所谓商标侵权行为中的“误导公众”,本质上是该行为破坏了商标的基本识别功能,造成商标识别作用的丧失,导致市场交易规则所禁止的商品来源的不明和混淆的不利后果。误导公众不能仅仅理解为将知名度小的商标误认为知名度大的商标(尽管商标侵权行为通常是这种表现形式),而应该查明该行为是否破坏了商标识别作用,导致了商标基本识别功能的丧失,产生商品来源不明的不良结果。
根据上述理解,本人认为,本案百事可乐公司在相同商品上将他人注册商标相同的标志作为商品名称使用,破坏了“蓝色风暴”文字商标的识别作用,导致了该商标识别功能的丧失或减弱,客观上产生商品来源不明的误导或混淆结果,应当认定构成商标侵权。
二、可口可乐公司的行为是否对丽水公司产生损害结果
百事可乐公司可能会认为,由于其公司的巨大知名度,使用“蓝色风暴”客观上会导致丽水公司产品知名度的提高,只会对丽水公司产生利益,而不会产生对丽水公司不利的损害结果,这种说法完全是片面的。首先百事可乐公司的行为并不一定为丽水公司产品知名度产生积极影响,并且这种影响和实际的经济效益完全没有关联。其次,由于可口可乐公司的行为直接导致了丽水公司商标识别功能的丧失或削弱,降低了商标本身的商业价值,影响了丽水公司商标专用权的行使和自有特色品牌的创建。因此,可口可乐公司的行为对丽水公司产生的损害结果是客观存在的。
三、百事可乐公司的过错分析
应该承认,百事可乐公司作为世界知名的企业主观上不可能故意侵犯丽水公司并没有知名度的商标专用权,可以排除百事可乐公司属于故意侵权。但是百事可乐公司的过失是非常明显的,作为一个世界知名的企业应该在产品销售过程中具备必要的知识产权防范意识,避免侵犯他人的合法在先权利。“蓝色风暴”是否是他人的注册商标完全可以通过商标查询的方式轻易得知,因此百事可乐公司主观上具有过错。
四、关于丽水公司的诉讼请求
在认定侵权成立后,丽水公司关于停止侵权的诉讼请求当然应当得到支持。消除影响的诉讼请求应该在本案中具有重要作用,可口可乐公司应该在一定范围(一般认为在浙江省)采取适当的方式消除影响,澄清事实。至于赔偿损失,鉴于“蓝色风暴”在百事可乐产品中所起商业价值较低,百事可乐公司的主观侵权性质属于过失、丽水公司所遭受的主要损害事实较弱,并且适当地消除影响后足以恢复原状等等因素,赔偿损失应该综合确定较少的金额。那些以百事可乐产品获利为计算赔偿金额的方法是完全错误的。
五、关于“以卵击石”商标侵权案件的联想
1、法律必须正确保护普通注册商标的专用权,不论该商标的知名度如何。任何注册商标专用权都属于私权性质,不容侵犯。试想本案如果是丽水公司侵犯了可口可乐公司的商标权,我们还会关注这个案件吗?还会有这么多的争议吗?特别是当前我国向世界贸易组织进一步深化的时期,应该更加重视这个问题。
2、今年下半年,按照我国入世承诺的期限要求,许多行业的国内市场将完全放开,届时将面临大量国际知名企业和知名品牌的国内市场的竞争。在这种激烈竞争的开放市场环境中,国内企业在知识产权领域不仅要充分发挥地利、人和等自身优势,创建自主品牌,而且要灵活运用知识产权和知识产权法律制度,敢于“以卵击石”,维护自身合法权益。
3、公平、诚实信用是市场交易的首要原则,经济全球化的演进更加体现该原则的重要性。任何注册商标或其他商业标记不管有没有知名度,决不能未经许可无偿使用或强行霸占,都必须遵循公平和诚实信用原则行事,特别是国际国内知名企业更应该谨慎为之。

作者:浙江京衡律师事务所
知识产权部主任:兰加余 律师

第二十二条军规

2007年09月12日

南海市某公司欲将其商标转让给其法定代表人,故向国家商标局提交了转让申请。
国际商标局的答复是,该公司已经变更了名称(由南海市××公司变更为佛山市南海区××公司),所以该商标必须先办理变更再办理转让。
遂提交了变更申请。
国家商标局答复说,经查,该公司还有其他几件商标,如果要办理其中一件商标的变更,必须将所有商标办理变更。
其他几件商标不重要,客户不想花钱办理变更,所以申请注销其他几件商标。
国家商标局对注销申请不予核准,并称,因公司所属行政区划已发生变化,所以不能以原注册人的名义提交注销申请,必须以变更后的公司名义提交注销申请,同时须提交地方工商局出具的变更证明。
感觉好似落入了第二十二条军规。

欧盟加入了马德里议定书

2007年09月12日

欧盟加入《马德里议定书》于2004年10月1日生效。之后该国际制度便与共同体商标制度之间建立起正式联系,这意味着来自《马德里议定书》成员国的商标所有人将可在其国际商标注册申请中指定欧盟。

2004年10月,世界知识产权组织(WIPO)、欧洲内部市场协调局(商标和外观设计)(OHIM)以及欧盟委员会,在WIPO日内瓦总部举行了一次国际会议,审查《商标国际注册马德里议定书》(马德里议定书)与共同体商标制度(CTM)之间相互关系的问题。《马德里议定书》与共同体商标之间,在欧盟加入《马德里议定书》生效之后,于2004年10月1日正式联系起来,为商标所有人获得国际商标保护提供了最大程度的灵活性。

如果延伸保护申请未被欧盟的商标局――OHIM――驳回,则商标保护将在欧盟的所有25个成员国中有效,如同其系直接向OHIM提出申请或进行注册一样,商标所有人还将能使用其向OHIM提交或注册的商标申请,作为提出《马德里议定书》国际申请的依据。

在欧盟内部,商标注册人可以选择直接在有关的国家商标局注册,亦可选择在OHIM注册。欧盟加入《马德里议定书》之后,在使用马德里体系时,仍可在这两种途径中任选其一。如果OHIM拒绝对依据《马德里议定书》指定欧盟的国际商标申请中所涉的商标给予保护,该项指定则可转为对亦参加马德里体系的欧盟的具体成员国所作出的指定。

商标注册技巧

2007年09月12日

如果商标包含中文、英文、图形三部分,最好是中文、英文、图形各注册一件,好处在于:
1、方便使用,可以任意组合使用,中文加图形、英文加图形、中文英文加图形等等都可以
2、保护有力,假冒任何一个部分都可以按假冒商标处理,达到一定数额可以追究刑事责任
3、方便转让,各商标之间互不近似,将来可以分别转让予人,不存在近似商标须打包转让的麻烦

到马来西亚申请注册商标所需之声明书的公证

2007年09月8日

客户要在马来西亚申请注册商标,按照马来西亚官方要求,必须提供经公证的声明书。声明书的大意是:申请人声明自己拥有某某商标,并有意在马来西亚申请注册该商标。我拿着这声明书和申请人一起到广州市公证处办理公证,公证员一看声明书,就说:声称拥有某某商标?有注册证吗?要是没有注册证的就必须去掉这句话。这还不算完,公证员说我们已经准备好的英文版的声明书不能用,必须使用公证处规定格式的中文声明书办理公证手续,然后再把声明书公证书一起翻译成英文。过了几天,我拿到了公证书,发现公证书的英文翻译件上又没有公证员的验证签章。

我感到公证处是在瞎整。

因为这种申请注册商标用的声明书有点类似英美法系的证人在法庭上的宣誓:我发誓我的证词是真实的,否则我愿意承担因此产生的责任云云。为什么要对这样的声明书进行公证呢?是因为在马来西亚官方眼里,签署这个声明书的人不是马来西亚本国国民,马来西亚官方因之不能确认这份声明书上的签名是否申请人亲自签署的,故而要求申请人在中国公证员的面前签署声明书,借助公证机关的公信力来确保声明书是由申请人亲笔签署的。既然如此,公证机关在对声明书进行公证的时候,只需要确定在声明书上签字的是申请人本人即可,而不必审查声明书上的内容,因为声明书上的内容即使不真实,所造成的后果是由申请人自己承担的(就象我们平常发誓的惯用语:“要是我说了假话,出门遭雷打”),与公证处没有关系,公证处对声明书的内容进行审查属于狗拿耗子多管闲事。其次,公证书和声明书既然是应马来西亚官方要求而制作的,就应该以马来西亚官方语言(英语)制作,即便声明书和公证书要以英语之外的其他语言制作的,也应该同时制作英文的副本,并且该英文副本上还应该有公证员的签章(英文的副本上如果没有公证员的签章,马来西亚官方无法确认英文副本是不是与非英文的原件相一致,而由于语言的原因,又无法直接采用非英文的原件,归根到底就等于这一堆文件全是无效的)

这份公证书寄往马来西亚之后,马来西亚官方果然不接受。

公证费打了水漂,还白白耽误一堆时间,靠!

替他人推销?

2007年09月8日

一直以来,对于超市、商场等销售服务(包括批发和零售)一般是选择在《商标注册用商品和服务国际分类》第35类替他人推销项目进行注册。但国家商标局在2004年对四川省工商行政管理局请示的批复中强调了《商标注册用商品和服务国际分类》第35类的服务项目不包括“商品的批发、零售”,商场、超市的服务不属于该类的内容。350071项“推销(替他人)”服务的内容应当是:为他人销售商品(服务)提供建议、策划、宣传、咨询等服务。所以,商品的批发、零售者不能通过注册该项服务商标来取得对自己经营业务的全部保护。
那么超市、商场等服务到底应该划分在哪个类别哪个项目申请注册保护呢?有的资料介绍,有些国家是指导商品零售、批发服务提供者在所销售的全部商品上申请注册。我对此种操作存在两点疑问:
1、以国美为例:国美所销售的电器,但我们作为消费者去国美买电器的时候,我们并没有指望买到国美牌的电器,我们所购买的是海尔、美的、海信等等品牌的电器,国美对于我们来说是一个销售电器的场所,到这个场所购物可以在一定程度上保证我们所购买商品不是假冒伪劣,价格也合适。如果国美经营者将国美作为一个商标注册在电器上,能达到的效果就是可以独占性地制造销售国美牌的电器,对于他以国美的名义来售卖海尔、美的等等品牌电器的经营活动毫无裨益。换句话说,他人制造销售国美牌电器他可以出来制止,但别人(一般在其他城市哦)以国美名义销售海尔、美的等等知名品牌电器的时候他反而没有权利出来制止了。
2、作为一个大型超市或商场,在所售卖的全部商品上申请注册自己的商标从财力上说困难不大,但如果是一个便利店,如果要保护自己的品牌就得申请20甚至30件以上的商标,方能达到覆盖的目的,很明显是不现实的。
但反过来,指定第35类的“替他人推销”来保护商业的零售、批发服务在理论上、实务上也存在种种问题,在市场上也存在着相应的混乱局面。
这确实是一个令人困惑的问题。
我个人以为,销售,特别是象国美、万宁、五爱小商品市场这样的专业超市/批发市场,指定第43类的“柜台出租”服务来主张保护,在目前的情况下可以解决一定问题的。
BTW,在香港知识产权署的资料中发现他们的35类服务中包含retail sales services in the field of fashion,也就是服装零售服务。

独占许可能不能再许可?

2007年09月8日

许可使用的商标一般会发生再许可的情况,那么独占许可能不能再许可呢?
有人认为独占许可不能再许可,理由是独占许可仅被许可人能使用商标,许可人及第三人均不得使用,如果独占许可再许可就会让第三人使用商标,与独占许可有冲突。这是没有正确理解独占许可的含义。
考虑这个问题的时候应该把普通许可、排他许可、独占许可放在一起考虑,这三种许可方式逐一看过来,就会发现许可人的权利一步步被压缩,而被许可人的权利没有变化,因此所谓独占许可中的“独占”一词是限制许可人的,不允许许可人直接授权第三人使用商标,但并不是禁止被许可人在得到许可人授权的情况下许可第三人使用商标。
被许可人在得到许可人授权的情况下许可第三人使用商标也就是商标再许可。

马德里商标国际注册与逐一国家商标注册的比较

2007年09月8日

在商标的国际注册方面,常见的方式是马德里国际注册和逐一国家注册,在选择注册方式之前,有必要先对这两种方式进行一些介绍和比较。

《商标国际注册马德里协定》及《商标国际注册马德里协定有关议定书》(以下简称马德里注册)

《商标国际注册马德里协定》1892年4月14日签订于西班牙首都马德里,于1892年生效,至今已有一百多年的历史。现有的协定成员国分别是阿尔巴尼亚、亚美尼亚、奥地利、阿塞拜疆、波斯尼亚-黑塞哥维那、保加利亚、比荷卢、白俄罗斯、瑞士、古巴、捷克共和国、德国、阿尔及利亚、埃及、西班牙、法国、克罗地亚、匈牙利、意大利、吉尔吉斯斯坦、朝鲜民主主义人民共和国、哈萨克斯坦、列支敦士登、利比里亚、拉脱维亚、摩洛哥、摩纳哥、摩尔多瓦共和国、前南斯拉夫马其顿共和国、蒙古、纳米比亚、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦、苏丹、叙利亚、斯洛文尼亚、斯洛伐克、圣马力诺、塔吉克斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南、塞尔维亚和黑山、塞拉利昂、肯尼亚、斯威士兰、莫桑比克、莱索托、不丹、伊朗伊斯兰共和国、塞浦路斯。

《协定》要求使用的语言为法语

1989年6月27日,又在西班牙马德里签订了《商标国际注册马德里协定有关议定书》,申请人指定的国家包含至少一个纯议定书成员国时可以选择使用英语或法语。

纯议定书缔约方:英国、丹麦、芬兰、挪威、瑞典、冰岛、立陶宛、格鲁吉亚、爱沙尼亚、土耳其、土库曼斯坦、日本、安提瓜和巴布达、希腊、新加坡、澳大利亚、赞比亚、爱尔兰、韩国、美国、荷属安的列斯、欧盟。

通过世界知识产权组织的国际局向马德里协定和议定书成员国申请注册,手续简单方便、省钱。申请人可以就一个商标,递交一个申请,按国家数缴纳费用,在马德里协定和议定书成员国范围内指定商标保护的国家。

马德里成员国各自都有自己的商标制度,对于希望在马德里联盟成员国得到保护的申请人,可以通过马德里国际注册得到保护,也可以向成员国进行逐一国家申请注册得到保护。

注册的程序:
1、商标国际注册的申请日期,以中国国家商标局收到申请书件的日期为准。申请手续齐备并按照规定填写申请书件的,编定申请号,中国国家商标局在三十天内将申请书件(英文或法文)寄国际局;
2、国际局收到中国国家商标局转去的商标国际注册申请后,认为手续齐备,商品和服务类别及名称填写正确的,即予以注册;认为手续不齐备的,将暂缓注册,并通知商标局。商标局在收到国际局通知之日起15天内通知申请人或代理人齐备手续;
3、商标国际注册后,国际局即公告。商标国际注册申请时指定的各保护国家,将根据各自的国家法律决定是否予以保护,并需向国际局声明该驳回。协定书规定,声明驳回的时限最多为一年,也就是说,如果指定保护申请在一年时限内未遭到驳回,则该申请自动得到保护(按议定书的规定,成员国可根据需要,将有权驳回时限延长至18个月);
4、国际局将马德里国际注册文件直接寄给申请人,如果申请人指定了代理人的,则寄给代理人。

补救措施:商标所有人或其代理人收到成员国驳回抄件后,若不服,可以按驳回国家的法定程序进行申诉。

马德里国际注册方式与逐一国家注册方式的比较:
1、手续的简便程度
如果通过马德里国际注册方式,商标申请人可仅通过向主管局提交一份申请而在多个被指定国同时获得商标保护,申请手续比较简便,相比来说逐一国家注册的手续要烦琐一些。

2、所需费用
马德里注册须缴纳基础规费,每增加一个指定国家,再增加一定的规费。前述均指协定书成员国,如果指定议定书成员国,规费单独计算。
逐一国家注册的费用情况则视国家不同而不同,比如日本、沙特阿拉伯就最贵,要4000美元左右,东南亚国家就便宜一些。

3、所需时间
从国际注册日起,如果被指定国在规定的期限内(依照协定书为12个月,依照议定书为18个月)没有向国际局发出驳回通知,该商标将在该指定国自动得到保护。如果逐一国家申请注册商标,取得商标专用权所需的时间不等,如法国、缅甸、丹麦、英国为半年,以色列及中国香港为一年,赛浦路斯为四年,印度为五到六年。

4、注册范围的限制
马德里联盟成员国偏重于欧洲国家,一些同我国贸易联系密切的国家,诸如加拿大及东南亚国家目前还不是成员国。我国企业无法通过马德里国际注册途径在这些国家取得商标注册;逐一国家注册是直接向该国家提出商标注册申请,基本上不受前述的限制。

5、对基础注册的要求
马德里协定规定,申请国际注册的商标必须是在其国内已经注册的商标,在国内未经商标主管部门核准注册的商标,申请人不得将其申请国际注册。而《议定书》则规定,申请人不但可以以其商标在原属国的注册为依据,而且可以以其向商标主管部门递交的国家注册申请为依据,提出国际注册申请。
从2008年9月1日开始,只有指定纯协定成员国才以本国注册为前提,也即,议定书成员国或既加入协定书又加入议定书的成员国全部以本国申请为前提,申请人无须再提交注册证书复印件。

如果通过逐一国家注册方式申请注册商标,大多数国家对基础注册不作要求,只有少部分国家对商标的实际使用有要求,例如美国,申请人对申请注册的商标或者已经实际使用,或者准备使用该商标,才能申请注册该商标,注册之后,申请人还要在一定期限内向美国专利商标局提供证据证明自己在持续使用该商标。

6、注册效力
由于国际注册要求以国内申请/注册为基础,五年后才能与原属国的注册脱钩,因此一旦原属国的注册在五年内被撤销,国际注册也随之将被撤销,这一情况又被称之为“中心打击原则”。
通过逐一国家注册方式取得的商标权一般不会有这种情况。

7、注册证
通过马德里国际注册方式注册商标,申请人不能得到各指定国家颁发的商标注册证,如果需要得到注册证明(例如申请人的商标在指定国家被他人侵权,要向指定国家主管机关投诉时),必须向该指定国家主管机关提出申请,由该国家的主管机关出具商标注册证明。
通过逐一国家注册方式注册商标后,可以取得该国颁发的商标注册证。

申请人如果要在中国以外的其他国家或地区申请注册商标,可以结合自身的实际情况,比较各种注册方式在各方面的优缺点,作出自己的选择。

茅于轼:保护知识产权的不平等性质

2007年09月8日

中国入世以来作了很大努力,修改了国家的法律和许多规定,以符合世界贸易组织的要求。这使得我们的市场规则更接近于世界通行的规则,与中国贸易的各方都得到好处。这是世贸组织帮助各国人民增加财富的一个十分成功的例子。

  在其中惟一不顺利的方面就是关于知识产权保护的争论,纠纷不断。而且中国方面往往成为被告,显得理屈词穷。发达国家关于知识产权保护的立场,不仅仅使中国碰到尴尬的局面,几乎所有的发展中国家都碰到类似的窘境。在这些争论中几乎无一例外地都是发达国家是原告,发展中国家是被告。在知识产权保护方面穷国和富国的对立,不是偶然的。我认为这是国际贸易中不平等现象的一个典型,是富国强加于穷国的一个规则,是表面上平等而实质不平等的一个例子。

  富国和穷国之间关于知识产权的纠纷,来源于这项规定的不平等性。因为不平则鸣。从条文上看,富国和穷国没有区别对待,似乎是平等的。但是所要保护的知识产权富国远远多于穷国。所以受到保护的实际上主要是富国,穷国则是被强制遵守保护条款的国家。这项规定受益的主要是富国,受害的却是穷国。可是从长远来看,穷国慢慢变富以后,也会有许多的知识产权需要保护,所以它又确实是公平的,要否认它,废除它也是不妥当的。富国常常劝诫穷国说你们将来也会有越来越多的知识产权需要保护的。因此这项规定就成了一般而言是公平的,具体而言又是不公平的。叫穷国有苦难言,有冤难申。

  不仅仅保护知识产权有事实上的不平等,而且从经济学来看,由生产知识的一方为知识产权定价也站不住脚。因为所有的知识都是垄断性的,而根据经济学的原理,垄断行业的定价是要有政府或其他部门管理的,否则供应方会按照边际收入等于边际成本的交点来定产量。这样的产量将低于竞争价格等于边际成本点的产量,而价格则高于竞争价格等于边际成本点的价格。消费者将不得不花高价买垄断性商品,损害了消费者的利益。拿常识来讲,当知识已经生产出来之后,再增加一份供给的成本是很低的。为了全社会的利益,供应方应该扩大供应量,薄利多销,造福全社会。但是生产知识的垄断企业却不是这么思考的,他们想的是利润的极大化,所以故意限制产量,使其供不应求,同时把价格抬上去,用厚利少销的办法获取超额利润,因此损害了消费者的利益。正因为如此各国政府都规定垄断性产品的价格需要由政府或其他公众机构审核决定,不可以让企业自己定价。可是在国际贸易中并没有一个世界政府来管这些事,于是垄断企业自己给产品定价。受害最大的就是缺乏知识的发展中国家。

  按照经济学的原理,价格必须等于成本。这样的价格能够引导资源的最优配置。知识产品的价格也不例外,应该定在生产此产品的成本上。换句话讲利润是没有的。一般的竞争性产品,由于竞争,价格被压低到成本线上。但是垄断性的产品,因为缺乏竞争,价格被供应方控制,可以谋取暴利,伤害消费者的利益。知识产品就是一个例子。严格讲,每一本书也都是垄断性的,因为它就其内容而言是惟一的。其所以没有对书籍要求作政府定价,是因为在更广的意义上看,它还是可替代的,并不是非看不可的。不过做书的买卖的确可以获得暴利。如果有一本非常受欢迎的书,行销几百万册,无论作者,发行商,都可以获得巨大利润。利润之所以巨大,就是因为别人没有版权,不可以出版。在这里竞争是没有的。所以说保护知识产权等于保护垄断。这在经济学上讲是没有道理的。

  药品的知识产权保护直接发生了保护知识产权和人权相抵触的严重问题。发达国家发明了对付艾滋病的药,可是要价非常高。艾滋病在发展中国家很流行,可是为了活命又不得不买,这就极大地损害了消费者的利益。知识产权的保护事实上是助桀为虐,帮助敲诈勒索的一方,让他们做了坏事还理直气壮。这件事最后不得不由联合国出面协调。但是知识产权保护的一般问题并没有引起普遍的重视。

  当然,知识产权是需要保护的,否则将不利于知识的生产。但是它的定价机制需要有所限定。关于知识产权的侵犯问题应该转换为它的定价问题。双方可以在价格上讨价还价,有一个商量的余地。按照现在的做法,侵犯了知识产权是要受处罚的,不是讨价还价的问题。世界贸易组织应该认识到保护知识产权是保护垄断,是违反经济学原理的事,应该重新审视有关的规定,特别是要重视发展中国家的利益,维护一个公正的国际经济关系。